発明の未完成と拒絶理由(昭和49年(行ツ)第107号、最高裁昭和52年10月13日第1小法廷判決)

最高裁昭和52年10月13日第1小法廷判決

争点
 「発明未完成」を拒絶理由とする通知は、特許法上、認められるか?

事実関係
・Xは、米国にした出願に基づいて、優先権を主張して「薬物製品」を出願
・特許庁は、拒絶審決をした(理由:不明)
・出願人は、出訴した。
・東京高裁は、出願人の訴えを認め、拒絶審決を取り消すべき旨の判決をした。
(東京高裁は、審決は特許法に定めのない拒絶理由で出願を拒絶しており、違法であると述べた。)
・特許庁長官が上告した。

本判決について

・最高裁は、原判決を破棄し、東京高裁に事件を差し戻しました。

・以下、判旨です。

「特許法(以下「法」という。)2条1項は、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであつて、法2条1項にいう「発明」とはいえないものといわなければならない(当裁判所昭和39年(行ツ)第92号同44年1月28日第三小法廷判決・民集23巻1号54頁参照)。

ところで、法49条一号は、特許出願にかかる発明(以下「出願の発明」という。)が法29条の規定により特許をすることができないものであることを特許出願の拒絶理由とし、法29条は、その1項柱書において、出願の発明が「産業上利用することができる発明」であることを特許要件の一つとしているが、そこにいう「発明」は法2条1項にいう「発明」の意義に理解すべきものであるから、出願の発明が発明として未完成のものである場合、法29条1項柱書にいう「発明」にあたらないことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである。

原判決が、発明の未完成を理由として特許出願について拒絶をすることは許されないとして、本件審決を取り消したのは、前記各法条の解釈適用を誤つたものであるといわなければならない。論旨は理由があり、右の違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、その他の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そうして、本件は、本願発明が本件審決のいうとおり発明として未完成のものであるかどうかを審理判断させるため、原審に差し戻す必要がある。」

解説

この判例の評釈(旧特許判例百選p14~15)によれば、篠原勝美氏が次のような見解を述べています。

1.未完成発明は、審判や訴訟で問題になる。審査実務の現状は、本判決の先例としての価値を失わせるものではない。

2.本判決は、「原子力エネルギー発生方法装置事件」を引用し、出願にかかる発明の内容が、「実施可能性」「反復可能性」「具体性」「客観性」を欠く場合には発明は未完成であるとし、現行法のもとでも、発明未完成の拒絶理由が認められることを確認した。

3.本判決の判旨は、ウォーキングビーム事件に引用され、黄桃育種の事件でも同様の判示があるように、判例法として確立している。

4.黄桃育種の事件によれば、「反復性」は100%でなくともよい

5.発明未完成が問題となる場面には、つぎの場面がありえる。


 ‐ 進歩性の引用発明
‐ 29条の2や39条の先願発明
‐ 先使用による通常実施権の成立要件(正当な知得経路で、「発明」を完成させることが要件だからです)
‐ 優先権の主張要件(先の出願に記載された発明が、優先権のもとになるからです)
‐ 分割出願の出願日の遡及効(分割出願に発明が記載されていないときは、出願日の遡及がないからです)
‐ 職務発明の成立時期(発明完成と同時に使用者が通常実施権を有するからです)

補足

平成5年の審査基準で、発明完成、未完成に関する記載はすべて削除されました。
現状では、明細書の記載の「実施可能要件」で対処されるようです。すなわち、現在、tっ特許庁は、29条1項柱書の拒絶理由については、法上の「発明」に該当しない内容の出願に対して発せられる運用となっています。